2. 심판의 종류
특허심판은 심판주체의 대립성, 심판절차진행의 독립성 또는 심급구조의 차이에 따라 여러 태양으로 분류할 수 있으나, 심판 구조에 따른 분류 기준에 의하면 결정계심판과 당사자계심판으로 대별할 수 있습니다.
가. 결정계 심판
특허출원에 대한 거절결정과 같은 심사관의 처분에 불복하여 청구하는 심판으로, 당사자간 대립구조를 취하지 아니하고 청구인만 존재하는 심판입니다.
(1) 거절결정 등에 대한 심판
가) 심판의 종류
① 거절결정에 대한 심판(특허·디자인·상표)
- 산업재산권 출원, 특허권의 존속기간 연장등록출원, 상표권 존속기간 갱신등록출원, 상품분류전환등록출원, 지정상품추가등록출원에 대한 거절결정을 받은 자가 이에 불복하여 제기하는 심판(특허법 제132조의3, 의장법 제72조, 상표법 제70조의2)
♣ 심사전치 : 특허와 의장의 경우, 심판청구일로부터 30일 이내에 명세서 또는 도면에 대한 보정이 있으면, 심판에 앞서 심사관에게 재심사하도록 하는 제도(특허법 제173조)
♣ 실용신안의 경우 `99. 7. 1.이전에 출원된 건에 한하여 청구가능
② 취소결정에 대한 심판(특허·실용신안·디자인)
- 취소결정은 구특허법이나 디자인보호법에 따라 이의신청이 이유있다고 인정되는 경우나 구실용신안법에 따른 기술평가의 결과, 심사관이 특허·실용신안·디자인의 등록을 취소하는 행정처분으로서, 취소결정을 받은 자가 그 처분에 대하여 불복하여 제기하는 심판(특허법 제132조의3, 실용신안법 제54조, 의장법 제67조의3)
③ 보정각하결정에 대한 심판(디자인·상표)
- 보정각하결정은 디자인등록출원 또는 상표등록출원에 관하여 한 보정이 요지변경에 해당될 경우 심사관이 그 보정을 각하하기 위해 행하는 처분으로서, 상표법 제17조제1항 및 상표법 제18조의2에 의한 보정각하 결정을 받은 자가 그 결정에 불복하여 제기하는 심판(의장법 제67조의2, 상표법 제70조의3)
♣ 특허는 개정법률 제6411호(2001. 2. 3)에서 폐지됨. 다만, `01. 7. 1.이전 출원은 개정전의 규정을 적용하여 보정각하처분이 가능하며 이에 대한 불복심판청구도 가능함
♣ 실용신안의 경우 `99. 7. 1.이전에 출원된 건에 한하여 청구가능
나) 청구인
거절결정, 취소결정, 실용신안등록출원각하결정 또는 보정각하결정을 받은 자
- 거절결정, 실용신안등록출원각하결정, 보정각하결정에 대한 심판 : 출원인
- 취소결정에 대한 심판 : 등록취소결정을 받은 자
- 특허권의 존속기간연장등록출원에 대한 거절결정, 상표권 존속기간 갱신등록출원 등 : 권리자
다) 청구기간 및 방식
o 거절결정, 취소결정, 실용신안등록출원의 각하결정 또는 보정각하결정 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 청구가능
o 심판을 청구하고자 하는 자는 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출
라) 인용심결의 효과
o 심판관은 심판청구가 이유있다고 인정된 경우, 심결로써 거절결정, 취소결정, 실용신안등록출원의 각하결정 또는 보정각하결정을 취소함.
o 심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속함.
(2) 정정심판(특허·실용신안)
가) 의 의
- 특허발명(또는 등록실용신안)의 명세서 또는 도면의 기재내용에 흠이 있거나 불명료한 부분이 있는 경우 이를 치유시키기 위하여 특허권자(또는 실용신안권자)가 청구하는 심판(특·36, 실·1)
- 제도적 취지 : 명세서 등의 오기를 정정하거나 청구범위에 공지·공용의 사실이 포함되어 있는 경우 이를 삭제 내지 정정함으로써 권리의 범위를 명확히 하고 등록권리의 무효사유를 제거할 수 있는 기회를 부여하기 위한 것임.
나) 청구인
- 특허권자(또는 실용신안권자)만이 청구할 수 있음(특·36①, 실·1①).
- 특허권이 공유인 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 함.
- 당해 특허권에 전용실시권, 통상실시권 또는 질권이 설정되어 있는 경우 이들의 동의를 얻어야 함(특·36⑦, 실·1⑥).
다) 청구대상
- 특허권 또는 실용신안권의 설정등록시의 "명세서와 도면"이며, 그 정정심판의 심결전에 다른 정정심판 또는 정정청구의 확정심결(결정)이 있을 때는 그 정정된 "명세서와 도면"이 대상임.
라) 정정의 요건 (특·36①~④ ·7③, 실·1①~③ ·7②)
- 정정은 권리자와 제3자의 이해조정을 기하는 취지에서
ⓐ 청구범위를 감축하는 경우
ⓑ 잘못된 기재를 정정하는 경우
ⓒ 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
에 한하여 제한적으로 허용됨.
- 정정의 범위는 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있음. 다만, ⓑ 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있음.
- 위의 ⓐ, ⓑ, ⓒ 요건을 만족하더라도 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없음.
♣ 단, 특허의 경우 ⓐ 및 ⓑ 요건에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위가 출원당시 특허받을 수 있는 것이어야 함.
마) 청구기간 (특·36①⑥, 실·1①⑤)
- 특허권(또는 실용신안권) 설정등록 후에만 청구가능, 특허권(또는 실용신안권)의 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구가능함. 다만, 권리가 이의결정에 의하여 취소되거나 무효심결에 의하여 무효로 된 경우에는 청구할 수 없음.
♣ 단, 무효심판(2001. 7. 1.이후 청구분), 이의신청, 그리고 실용신안기술평가가 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없으며, 무효심판의 경우 답변서 제출기간 또는 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 내에 정정청구를 할 수 있음(특·33의2, 실·9의2).
바) 정정명세서의 보정
- 2001. 7. 1.이후 출원된 특허 및 실용신안의 경우 심리종결통지가 있기 전에는 정정요건에 규정된 정정의 범위내에서 정정심판청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면을 보정할 수 있음(특·36⑨ 실·1⑨).
사) 정정청구공고제도 및 정정이의신청제도
- 2001. 7. 1.이후 출원한 특허와 1999. 7. 1.이후 출원한 실용신안에 대해서는 정정청구공고제도 및 정정이의신청제도가 폐지되었으며, 정정을 인정하는 심결의 경우에는 정정된 명세서 및 도면을 공보에 게재함.
아) 정정인정심결의 확정시기
- 심결등본의 송달이 있는 때 확정됨.
자) 효 과
- 소급효과의 발생 : 정정을 인정하는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 정정된 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록(또는 실용신안등록출원 및 실용신안권의 설정등록)이 된 것으로 봄(특·36⑧, 실·1⑧).
- 정정심판의 결과 특허증(또는 실용신안등록증)의 기재사항에 변경이 생길 경우 특허청장은 내용에 따른 새로운 특허증을 교부함(특·6③, 실·3③).
나. 당사자계 심판
이미 설정된 권리를 둘러싼 당사자간의 분쟁에 대한 심판으로 청구인과 피청구인이 존재하는 심판입니다.
(1) 무효심판(특허·실용신안·디자인·상표)
가) 의 의
- 유효하게 설정등록된 특허권 등을 법정무효사유를 이유로 심판에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 준 사법적 행정처분
- 제도적 취지 : 착오로 허여된 특허권 등을 계속 존치하면 특허권자 등에 대한 부당한 보호가 됨은 물론 국가산업에도 유익하지 못하므로 무효심판을 통하여 부실 권리를 정리하기 위한 제도임
나) 청구인 및 피청구인
- 청구인 : 이해관계인(이해관계인 유무판단은 심결시를 기준) 또는 심사관
- 피청구인 : 특허권자 등 권리자
- 권리 존속기간 중에는 물론, 권리 소멸 후에도 청구가능(특허법 제133조제2항)
다) 무효사유(특허법 제133조제1항 등)
- 권리의 향유능력이 없는 외국인에게 허여된 경우
- 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성이 없는 발명에 특허권 등이 설정된 경우
- 특허·실용신안·디자인·상표등록이 법정무효사유에 해당하는 경우
- 무권리자에 권리가 허여된 경우
- 후출원인에게 권리가 허여된 경우
- 조약에 위배되어 권리가 허여된 경우 등
♣ 법정무효사유 이외의 다른 사유로 무효심판을 청구할 수 없음
라) 무효의 효과
- 특허무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되는 소급 효과가 생김(특허법 제133조제3항 등)
♣ 소급효의 예외 : 특허가 특허권 발생이후에 생긴 후발적 무효사유(법 제133조제1항제4호)에 의하여 무효된 경우에는 그 특허권은 처음부터 소급하여 상실되는 것은 아니며 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 봄(특허법 제133조제3항 단서, 실용신안·디자인·상표의 경우도 동일함).
- 특허가 법 제104조의 사유에 해당되어 무효된 경우에는 무효된 선의의 원특허권자 등은 일정범위 내에서 법정실시권을 가짐(상표의 경우는 법정실시권제도 없음).
(2) 정정의 무효심판(특허, 실용신안)
가) 의 의
- 정정심판에 의하여 정정이 확정된 명세서 및 도면이 부적법한 정정일 경우 그 정정을 무효시키고자 하는 심판(특허법 제137조)
- 제도적 취지 : 정정되어서는 안될 사항이 정정되어 출원시까지 소급하여 유효한 권리로서 행사됨에 따라 선의의 제3자가 입게 될 불측의 손해를 방지하고자 함.
나) 청구인 및 피청구인
- 청구인 : 이해관계인 및 심사관
- 피청구인 : 특허권자
- 정정심결이 확정된 이후라면 특허권의 존속중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구가능
다) 정정무효사유
- 명세서 또는 도면에 대한 정정이 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명이 아닌 경우
- 정정의 결과가 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것인 경우
- 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 없는 것인 경우
라) 정정무효의 효과
- 정정을 무효로 하는 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 봄.
(3) 권리범위 확인심판(특허, 실용신안, 디자인, 상표)
가) 의 의
- 특허권 등의 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 대상물과의 관계에 있어서 그 효력이 미치는지 여부를 확인하는 심판(특허법 제135조 등).
- 제도적 취지 : 권리자는 자기의 권리가 미치는 범위를 넓게 해석하려고 하고 비권리자는 이를 좁게 해석하려는 경향이 있어 양자간에 많은 분쟁이 발생하므로 국가기관의 객관적인 해석을 기초로 원만하게 해결할 수 있도록 하기 위함.
나) 유 형
- 적극적 권리범위확인심판 : 특허권자 등(전용실시권자 포함)이 비권리자의 실시예를 상대로 하여 청구. 따라서, 심판청구의 취지는 『실시예가 권리범위에 속한다』라는 취지의 심결을 구하는 형식
- 소극적 권리범위확인심판 : 비권리자인 실시자가 권리자를 상대로 청구. 따라서 심판청구의 취지는 『실시예가 권리범위에 속하지 아니한다』라는 취지의 심결을 구하는 형식
다) 청구인 및 피청구인
- 청구인 : 적극적권리범위확인심판의 경우 특허권자 등 권리자(전용실시권자 포함)가, 소극적 권리범위확인심판의 경우 권리자에 대항하는 실시자가 청구인이 됨.
- 피청구인 : 적극적권리범위확인심판의 경우 대항하는 실시자가, 소극적권리범위확인심판의 경우 특허권자 등 권리자가 피청구인이 됨.
라) 효 과
- "권리범위에 속한다"는 심결이 확정되면 실시예는 특허권 등의 권리침해에 해당
- "권리범위에 속하지 않는다"는 심결이 확정되면 실시예는 특허권 등의 권리침해가 되지 않는 것으로 판단됨.
(4) 통상실시권허여의 심판(특허, 실용신안, 디자인)
가) 의 의
- 특허발명 등이 선원인 다른 특허발명이나 등록실용신안 또는 등록디자인권, 상표권과 이용, 저촉관계에 있을 때 그 특허발명 등의 실시를 조정하기 위한 심판(특허법 제138조 등)
- 제도적 취지 : 선·후원 권리간에 이용·저촉관계가 있고, 그 권리간의 실시를 조정함으로써 발명의 실시허락이 원활히 이루어지도록 하기 위함.
나) 심판청구의 요건
- 이용·저촉관계가 있을 것
- 상당한 기술상의 진보가 있을 것
- 후원자는 선원발명 등에 대하여 실시 허락를 청약하였을 것
- 협의가 성립되지 않았을 것
다) 청구인 및 피청구인
- 청구인은 당해 특허발명 등을 실시하고자 하는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상 실시권자이며, 피청구인은 선출원특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 상표권자가 됨.
- 한편, 선원자가 후원자에게 통상실시권을 허여한 후 '특허법 제138조 제3항'에 의하여 후원권리를 실시하고자 하는 경우에는 선원자가 심판의 청구인이 되고 후원자가 피청구인이 됨.
라) 효 과
- 통상실시권을 허여받은 자가 심결주문에 정하고 있는 대가를 정해진 시기에 지급하거나 또는 공탁을 하는 것을 조건으로 강제적 통상실시권이 발생함.
(5) 상표등록취소심판
가) 의 의 - 일단 유효하게 등록된 상표에 일정한 법정취소사유가 있는 경우 그 등록상표권을 장래로 향하여 소멸시켜줄 것을 요구하는 심판.
나) 취소사유
- 상표불사용으로 인한 상표등록취소(상·3①3)
상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대해 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우
- 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소(상·3①2)
상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 한 경우
- 상표 사용권자의 부정사용으로 인한 상표등록의 취소(상·3①8)
상표권자의 상당한 주의 없이 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 오인, 혼동을 생기게 한 경우
다) 청구절차
- 청구인 적격
상표등록취소심판은 원칙적으로 이해관계인만이 청구할 수 있음. 단, 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하는 경우(상·3①2,6,8,9)는 누구든지 청구가능.
- 청구기간
해당 취소사유의 소멸일로부터 3년의 제척기간을 갖는 것을 원칙으로 함. 단, 규정의 성격상 제척기간이 없거나(상·3①3,4), 5년의 기간이 규정되어 있는 경우도 있음(상·3①7).
라) 취소심결의 효력
- 상표등록의 취소심결이 확정되면 상표권은 물론 그에 부수하는 사용권 및 질권은 그때부터 장래를 향하여 소멸함.